27.3.2009

DE GLOBALA RAMARNA NIR mellankonferens 27.3.2009 Advokat Åsa Krook 27.3.2009

HUVUDTEMAN FÖR REFERATET De globala ramarna för skydd av kännetecken Bakgrund Huvudprinciper Varumärkesskydd enligt Pariskonventionen, TRIPS-avtalet och WIPO-rekommendationen om skydd för välkända märken Skydd av firmor och skydd mot otillbörlig konkurrens, Pariskonventionen Rättsmedel enligt Pariskonventionen och TRIPS Sammanfattande tankar 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

DE GLOBALA RAMARNA 1883 års Pariskonvention för industriellt rättsskydd senast reviderad i Stockholm 1967 Bindande karaktär Ca 150 medlemsländer Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (TRIPS) 1995 WIPO-rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända märken 1999 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

PARISKONVENTIONEN och TRIPS GRUNDPRINCIPER Nationell behandling Mest gynnad nationsbehandling (TRIPS) Minimiskydd Territorialprincipen Konventionsprioritet (Pariskonventionen) Artikel 2 TRIPS – Förhållande till Pariskonventionen Bestämmelserna i TRIPS avtalet innebär inte att ett medlemsland kan avvika från någon av sina förpliktelser under bl.a. Pariskonventionen 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

PARISKONVENTIONEN och TRIPS GRUNDPRINCIPER Nationell behandling De som tillhör ett unionsland, skall i fråga om skyddet av den industriella äganderätten i övriga unionsländer åtnjuta de förmåner som varje land tillerkänner det egna landets medborgare och detta utan intrång i de rättigheter som särskilt tillförsäkras genom denna konvention (Pariskonventionen artikel 2) Varje medlem skall medge andra medlemmars rättssubjekt en behandling som inte är mindre förmånlig än den som dess egna rättssubjekt medges med avseende på skydd av immateralrätter med beaktande av de undantag som redan givits i Pariskonventionen (TRIPS artikel 3) 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

PARISKONVENTIONEN och TRIPS GRUNDPRINCIPER Mest gynnad nationsbehandling Beträffande skydd för immaterialrätter skall varje fördel, förmån, frihet eller rättighet som av någon medlem medges något annat medlemslands rättssubjekt, omedelbart och ovillkorligt medges alla andra medlemmars rättssubjekt (TRIPS artikel 4) Vissa undantag (närmast rättigheter som härrör av andra internationella avtal om rättshjälp av allmän natur och som inte är särkskilt begränsad till att gälla en immateriell rättighet) 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

ENSAMRÄTTENS UPPKOMST VARUMÄRKEN Pariskonventionen artikel 6 (1883 - 1925) Tillerkänner varje unionsland en rätt att fastställa förutsättningarna för ansökan och registrering av handels- och fabriksmärke i nationell lagstiftning Skyldighet att upprätthålla ett system med skydd på basen av registrering omfattar enbart skydd för varor Däremot skall inte registrering av märke vägras eller ogiltigförklaras p.g.a. av att motsvarande ansökan, registrering eller förnyelse inte gjorts i ursprungslandet Ett märke registrerat i ett unionsland skall anses som oberoende av de märken som registrerats i övriga unionsländer (territorialprincipen) 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

ENSAMRÄTTENS UPPKOMST VARUMÄRKEN Pariskonventionen artikel 6 quinquies (1983 - 1925) Ett i hemlandet registrerat fabriks- eller handelsmärke skall registreras och erhålla skydd i sin ursprungliga form i övriga unionsländer med undantag för situationer när varumärket i det land i vilket skydd sökes kränker tredje mans äldre rättigheter saknar särskiljningsförmåga, eller enbart består av tecken ägnade att beskriva varan eller tjänsten (karaktär, mängd, kvalitet, avsikt, värde, ursprung) eller blivit en generisk beteckning strider mot god sed, allmän ordning eller är vilseledande Pariskonventionen artikel 6 sexies (1958) Unionsländerna åtar sig att skydda servicemärken. De skall icke vara skyldiga att sörja för registrering av sådana märken Krav på form för skydd av tjänstemärken inte reglerat 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

ENSAMRÄTTENS UPPKOMST VARUMÄRKEN TRIPS artikel 15.1 – Föremål för skydd Varje tecken eller kombination av tecken som kan särskilja varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan, skall kunna utgöra varumärke. Särskilt tecken, särskilt ord som utgörs av personnamn, bokstäver, siffror, figurer och färgkombinationer liksom kombination av sådana tecken, skall kunna registreras som varumärke Registreringsskydd också för tjänstemärken När ett tecken inte i sig särskiljer varorna eller tjänsterna i fråga kan medlemmarna för registrering kräva inarbetning Medlemsländer kan som registreringsvillkor kräva att kännetecken skall vara synliga för ögat 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

ENSAMRÄTTENS UPPKOMST VARUMÄRKEN TRIPS artikel 15.2 – Andra förutsättningar för att erhålla ensamrätt TRIPS 15.1 skall inte uppfattas som ett hinder för medlemsländerna att införa andra restriktioner för registrering än de som anförts så länge som nämnda hinder inte i strid med Pariskonventionen Skall närmast anses reglera krav på särskiljbarhet Jmf. reella hinder såsom äldre firma, bifirma med vilket förväxlingsbart m.m.; vilseledande, stridande mot god sed eller allmän ordning 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

ENSAMRÄTTENS UPPKOMST VARUMÄRKEN TRIPS artikel 15.3: Medlem får ställa användning som en förutsättning för registrering Dock inte faktisk användning En ansökan får inte förkastas på den grund att avsedd användning inte inletts innan en tre års period från datum för ansökan Medlemmar skall offentliggöra varje varumärke före registrering eller utan dröjsmål efter och skall bereda skälig möjlighet för den som vill framställa yrkande om att häva registreringen  Se vidare krav på skydd av allmänt kända märken oberoende av registrering 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

ENSAMRÄTTENS UPPKOMST VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN Pariskonventionen 6bis – skydd för notoriskt kända varumärken (1925 – 1958) Medlemsländer skall vägra eller förklara ogiltig registrering samt förbjuda användning av fabriks- eller handelsmärke ägnat att framkalla förväxling med notoriskt känt märke: Skydd förutsätter inte att notoriskt känt märke är registrerat Regeln omfattar endast identiska eller förväxlingsbara kännetecken Samma eller liknande varor Regeln reglerar inte vilken grad av kännedom som krävs TRIPS artikel 16.2 som direkt komplettering till Pariskonventionen 6bis Pariskonventionen 6bis tillämpas både på varor och tjänster Kännedom inom den berörda delen av allmänheten tillräckligt 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

OMFÅNGET AV ENSAMRÄTTEN VARUMÄRKEN TRIPS artikel 16.1 Rättigheter knutna till ett varumärke Innehavaren av ett registrerat varumärke skall ha ensamrätt att förhindra tredje man att utan innehavarens samtycke i näringsverksamhet för varor eller tjänster använda identiska eller liknande tecken för varor som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket registrerats, om användningen kan leda till förväxling. (När identiskt tecken används för identiska varor eller tjänster skall förväxlingsrisk anses föreligga.) Se EG-domstolens tolkning i fallet C-245/02 (Anheuser-Busch) av begreppet ”tecken” Enligt EG-domstolen kan även en firma anses utgöra ett tecken enligt 16.1 mot vars användning en varumärkesinnehavare kan ingripa  Se dock vidare om av EG-domstolen fastställda förutsättningar i enlighet med tolkning av varumärkesdirektivet  varumärkets funktion 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

OMFÅNGET AV ENSAMRÄTTEN VARUMÄRKEN TRIPS artikel 16.1 Rättigheter knutna till ett varumärke De ovan angivna rättigheterna skall inte skada äldre rättigheter  Se EG-domstolens tolkning i fallet C-245/02 (Anheuser-Busch) av begreppet äldre rättigheter: även en firma kan anses utgöra en äldre rättighet  Jmf. också TRIPS 15.2 ”Punkt 1 skall inte uppfattas som ett hinder för medlemsländerna att införa andra restriktioner för registrering än de som anförts i punkt 1 så länge som nämnda hinder inte i strid med Pariskonventionen 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN OMFÅNGET AV ENSAMRÄTTEN TRIPS artikel 16.3 – allmänt kända märken Pariskonventionen artikel 6 bis skall äga motsvarande tillämpning på varor och tjänster som inte liknar dem för vilka ett varumärke registrerats förutsatt att: Användning är ägnat att åsamka förväxling (”tyder på samband mellan varorna och tjänsterna och det registrerade varumärkets innehavare”), och Förutsatt att det registrerade varumärkets innehavare kan befaras lida skada  Jmf. Varumärkesdirektivet artikel 5.4 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN OMFÅNGET AV ENSAMRÄTTEN WIPO-rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända märken 1999 Helhetsbedömning (kännedom, användning, värde) Kännedom inom relevant målgrupp tillräckligt (relevant distributionskanal, sektor inom näringslivet mm.) Skydd inte bara mot varumärken och domännamn utan också mot användning av identisk firma, avbildning därav, translitteration eller översättning, om bruk av identisk firma skulle innebära Risk för förväxling mellan verksamheten för vilken denna används och det välkända märket och därmed sannolikt skada varumärkesinnehavarens intressen Risk för att användning av firman på ett otillbörligt sätt skulle vara till förfång för det äldre kännetecknets särskilningsförmåga, eller Ett otillbörligt nyttjande av kännetecknets särskiljningsförmåga Jmf. artikel 5.5 i varumärkesdirektivet 89/104/EG 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

BEGRÄNSAD RÄTTIGHET FÖR ICKE REGISTRERADE VARUMÄRKEN Pariskonventionen artikel 6 septies (1958) Om agent eller ombud för den som är innehavare av ett märke i något av unionsländerna, utan dennes tillstånd begär registrering av märket i sitt namn i ett eller flera unionsländer, skall innehavaren ha rätt att invända/begära hävning av registrering eller om landets lagstiftning så tillåter överförande av registrering, om inte agenten eller ombudet visar att hans handlande varit berättigat Motsvarande rätt att ingripa mot användning Genom inhemsk lagstiftning får förordnas om en skälig frist, inom vilken innehavaren av ett varumärke skall göra gällande sin rätt  Vidsträckt tolkning (t.ex. distributörer) 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

UNDANTAG TILL ENSAMRÄTTEN VARUMÄRKEN TRIPS artikel 17 Medlemsländerna får i nationell lagstiftning begränsa ensamrätten till varumärken, t.ex. i fråga om beskrivande ord, förutsatt att sådana undantag beaktar varumärkesinnehavarens och tredje parts legitima intressen  Se EG-domstolens tolkning i fallet C-245/02 (Anheuser-Busch) Bestämmelsen också är tillämplig med avseende på firmor. Begreppen ”förenligt med god sed” i varumärkesdirektivet 6.1 a) (varumärket ger inte innehavaren en rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda sitt eget namn … förutsatt att detta är förenligt med god affärssed) är huvudsakligen är ett uttryck för lojalitetsplikt och uppfyller kraven i TRIPS 16.1 ”beaktar tredje parts legitima intressen” 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

ÖVERLÅTELSE av VARUMÄRKEN Pariskonventionen artikel 6 quarter (1934) Om ett medlemslands lagstiftning förutsätter överlåtelse av affärsverksamhet för att överlåtelse av varumärke skall vara giltigt, skall överlåtelse av affärsverksamhet eller goodwill i ifrågavarande land, tillsammans med en exklusiv rätt till tillverkning eller försäljning vara tillräckligt TRIPS artikel 21 Innehavare av varumärke skall ha rätt att överlåta varumärke med eller utan den affärsverksamhet till vilket varumärket hör 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

ANVÄNDNINGSTVÅNG VARUMÄRKEN TRIPS artikel 18 Registrering och förnyelse av registrering skall gälla i minst sju år Antalet förnyelser av registrering av varumärke är obegränsat TRIPS artikel 19 Om bruk av varumärke krävs för att dess registrering skall gälla, kan registreringen endast hävas, om det inte brukats under minst tre år i följd, med mindre innehavaren kan förete giltiga skäl, grundande på hinder för förekomsten av sådant bruk Orsaker till passivitet, som inte beror på innehavaren, så som import begränsningar eller myndighetskrav visavi de produkter eller tjänster som omfattas skall anses som godtagbara skäl När ett varumärke under innehavarens överinseende brukas av annan person, skall detta med avseende på registreringens upprätthållande anses vara bruk av varumärket 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

ENSAMRÄTTENS UPPKOMST FIRMA Pariskonventionen artikel 8 (1883 - 1925) Firma skall, vare sig den ingår i fabriks- eller handelsmärke eller icke, utan villkor av anmälan eller registrering åtnjuta skydd i samtliga unionsländer.  Varje unionsland får själv reglera förutsättning och form för skydd av firma (användning, registrering, regler om otillbörlig konkurrens)  Utländsk firma skall däremot garanteras samma skydd som inhemsk registrerad /oregistrerad firma (Artikel 2 och 8 i Pariskonventionen)  EG-domstolen ansåg i sin tolkning i fallet C-245/02 (Anheuser-Busch) av begreppet ”utan villkor om anmälan eller registrering” att det inte finns något hinder för att ställa krav på viss minsta användning eller kännedom 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

SKYDD MOT OTILLBÖRLIG KONKURRENS Pariskonventionen artikel 10 bis (1900) Unionsländerna är pliktiga att tillförsäkra dem, som tillhör något unionsland, verksamt skydd mot illojal konkurrens Konkurrenshandling som strider mot god affärssed Särskilt alla handlingar av beskaffenhet att framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

RÄTTSMEDEL VARUMÄRKEN OCH FIRMOR Pariskonventionen artikel 9 (1925) Varor, på vilka olovligen finnes anbragt fabriks- eller handelsmärke eller firma, skall tagas i beslag Vid införsel till land i vilket skyddat I det land där den olovliga beteckningen anbragts I det land till vilken varan införts Dock inte skyldighet till beslag vid transitgods Om dock ett unionslands lagstiftning inte medger beslag, skall dessa tills dess lagstifningen ändrats, ersättas med samma rättsmedel som tillförsäkras det egna landets medborgare 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

RÄTTSMEDEL VARUMÄRKEN OCH FIRMOR Pariskonventionen artikel 10 bis (1925) Bestämmelserna i artikel 9 är tillämpliga i fall av direkt eller indirekt användning av en falsk angivelse rörande varans ursprung eller producentens, fabrikantens eller handlarens identitet M.a.o. också till vid användning av förväxlingsbara firmor Pariskonventionen artikel 10 ter (1925) Unionsländerna förbinder sig att tillförsäkra dem som tillhör andra unionsländer lämpliga rättsmedel för verksamt undertryckande av alla i artiklarna 9, 10 och 10 bis avsedda rättshandlingar Typen av rättsmedel oreglerade 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

RÄTTSMEDEL VARUMÄRKEN TRIPS artikel 42 – medlemmarna skall tillhandahålla rättsvisa och skäliga civilrättsliga förfaranden för säkerställande av skydd TRIPS artikel 43 – 61 rättsliga myndigheter skall vara behöriga att: Besluta om skyldighet att inge bevis; Omedelbart efter tullklarering av varor förbjuda intrång; Ålägga den som gör intrång att betala fullgott skadestånd; Besluta att varor som gör intrång avlägsnas från marknaden eller förstörs; Besluta om snabba och effektiva interimistiska åtgärder; och Besluta om tullens uppskjutande av frigörande av varumärkesförfalskade varor. Medlemmarna skall säkerställa att brottsmålsförfarande och straffrättsliga påföljder tillämpas vid uppsåtlig varumärkesförfalskning 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

SAMMANFATTANDE TANKAR Pariskonventionen och TRIPS ställer tämligen klara krav på förutsättning och form för ”minimiskydd” som skall garanteras varumärken För firma uppställs i Pariskonventionen endast kravet att firma registrerad i ett unionsland, skall åtnjuta skydd i övriga unionsländer utan krav på anmälan eller registrering Förutsättningar och form för skydd av firma samt skyddets omfång lämnats öppen för reglering på nationell nivå (jmf. Otillbörlig konkurrens) Nationell behandling 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

SAMMANFATTANDE TANKAR Pariskonventionen förutsätter tillräckliga rättsmedel närmast visavi produktförfalskningar, falska angivelser rörande varans ursprung, producentens, fabrikantens eller handlarens identitet Utformning av rättsmedel däremot långt lämnats öppen för nationell reglering TRIPS ställer klara krav på typen av tillbudsstående rättsmedel vid varumärkesintrång 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

SAMMANFATTANDE TANKAR Varken Pariskonventionen eller TRIPS reglerar förhållandet mellan varumärken och firmor, såsom förutsättningar för ett korsvist skydd Begränsad rättspraxis EG-domstolen liksom de nationella rättsskiparna skall tillämpa bestämmelserna i TRIPS och Pariskonventionen EG:s varumärkesdirektiv (artikel 5.1, 5.5 och 6.1 a) och EG-domstolens rättspraxis är av avgörande betydelse (C-245/02, Anheuser-Busch, C-23/01 Robelco och C-17/6 Celiné) för det spelrum som finns för medlemsländerna 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

SAMMANFATTANDE TANKAR Det synes inte finnas några direkta begränsningar på det internationella planet för att hitta gemensamma lösningar och harmonisera de nordiska firmalagarna, vid sidan om Pariskonventionen 8 artikel enligt vilken varje unionsland skall utan villkor om anmälan eller registrering bereda skydd åt utländsk firma Principerna om nationell behandling och mest gynnad nationsbehandling Begränsningar visavi det korsvisa skyddet mellan firmor och varumärken närmast till förmån för firmor i enlighet med EG-domstolens praxis 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

KONTAKT information Advokatbyrå Borenius & Kemppinen Georgsgatan 13 A 00120 HELSINKI Tel. (09) 615 333 Fax (09) 615 33 499 Email asa.krook@borenius.com Web www.borenius.com 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens

TACK 27.3.2009 NIR känneteckenkonferens