Seminarium om FÖRHANDLINGAR och AVTAL i Innovationsprocessen

En presentation över ämnet: "Seminarium om FÖRHANDLINGAR och AVTAL i Innovationsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Seminarium om FÖRHANDLINGAR och AVTAL i Innovationsprocessen
Torsdagen den 13 februari kl – 21.00, Virkesvägen 19, Stockholm Lennart Nilsson VD i STIKs servicebolag Inventorum redogör för de väsentligaste momenten i förberedelserna inför licensförhandlingar och vid försäljning av immateriella rättigheter. Han belyser också de viktigaste avtalsmomenten i olika avtalstyper samt modeller för beräkning av royalty etc. Om tiden medger kommer också frågan om avtal och ersättningar vid anställnings- och konsultförhållande att tas upp. Lennart Nilsson har mångårig erfarenhet av avtalsarbete och förhandlingar delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

2 Avtalstyper SEKRETESSFÖRBINDELSE SEKRETESSAVTAL
UTVÄRDERINGS-/OPTIONSAVTAL LICENSAVTAL ÖVERLÅTELSEAVTAL/PATENTFÖRSÄLJNING KOMPANJONAVTAL/AKTIEÄGARAVTAL/KONSORTIALAVTAL

3 SEKRETESSFÖRBINDELSE
………………………………..………har gjort en uppfinning benämnd ……………………………………………….…………… Uppfinningen ska patentsökas Undertecknad ……………………………, har ombetts att utvärdera uppfinningen. Undertecknad förbinder sig därför att behandla all information såsom konfidentiell och kommer ej att vidarebefordra den till andra än sådana medarbetare som måste involveras för att möjliggöra utvärderingen. Undertecknande är ansvarig för att övriga informerade personer omfattas av samma sekretesskyldighet som anges i denna förbindelse. Information till andra än den personkrets som erfordras för utvärderingen kommer inte att lämnas utan särskilt medgivande från uppfinnaren. Den till mig givna informationen kommer ej heller att användas för att utröna möjligheten att kringgå ett eventuellt beviljat patent eller på annat sätt utnyttja densamma för att anföra invändningar mot patentansökan. Jag förbinder mig även att endast använda informationen för utvärdering av uppfinningen och att därvid behandla den information jag fått som konfidentiell intill dess den på andra vägar blivit allmänt känd. Information som överbringas omfattas inte av sekretess enligt denna förbindelse under förutsättning att dess innehåll redan vid tidpunkten för överlämnandet var eller därefter blir allmänt känd eller att projekt av motsvarande natur är under utveckling vid min institution vid tidpunkten för undertecknandet av denna förbindelse. Sådan av mig känd teknik kommer att verifieras inom en vecka från det vi mottagit information beträffande rubricerade uppfinning. Följande dokumentation, vilken utgör bilagor till denna förbindelse, har mottagits denna dag: ……… Datum Informationsmottagare Namnförtydligande

4 Tilläggstext till sekretessförbindelse
Följande text skall skrivas på kopior av samtliga dokument som överlämnas till informationsmottagaren och läggs som bilagor till sekretessförbindelse/avtal: Undertecknad har under sekretessförbindelse denna dag mottagit motsvarande dokumentation som denna den Informationsmottagare Informationsmottagare

5 CHECKLISTA ‑ UTVECKLINGSAVTAL
Följande punkter bör ingå i ett utvecklingsavtal: Ingress med bakgrundsbeskrivning. Avtalets omfattning: Marknadsavgränsning. Produktområde. Giltighetstid. Förhållandet till tredje part. Sekretess. Ersättning. Medverkan i utvecklingsarbetet. Överföring av know how. Beslut att ingå licensavtal. Licensens omfattning. Ersättning: Down payment. Royaltybas. Minimiroyalty. Patent. Patentintrång. Ryggningsregler. Vid beslut att inte ingå avtal. Produktansvar.

6 Optionsavtal UTKAST Sven Svensson, …………..vägen ….., Huddinge, i det följande kallad Uppfinnaren, har uppfunnit en ……...…..-anordning lämpad att integrera i olika typer av utrustning särskilt anpassade för personer med ………… …………. Anordningen har godkänts för patent i Sverige och är under behandling för internationell patentering under PCT. Annordningen som är namngiven med ”xxxxxx” kallas i det följande Uppfinningen. Utrustning AB, Box 0000, Sollentuna, i det följande kallat Bolaget utvecklar och marknadsför bl.a. olika utrustningar. Bolaget har tagit del av Uppfinningen och är intresserad av att närmare ta del av densamma för en kommersiell och teknisk utvärdering. §1 Avtalets omfattning Uppfinnaren medger Bolaget exklusiv rätt att utvärdera Uppfinningen. Tidsmässigt är utvärderingen uppdelad i två faser. Kommersiell utvärdering och teknisk utvärdering. §2 Giltighetstid Avtalet ska gälla under x månader räknat från tidpunkten för avtalets undertecknande. Avtalet kan dock upphöra tidigare på villkor som framgår av § x nedan. §3 Förhållande till tredje part Uppfinnaren förbinder sig att under avtalsperioden ej överlägga eller förhandla med tredje part angående Uppfinningen. § 4 Sekretess Under fem (5) årfrån avtalets undertecknande förbinder sig Bolaget att inte för tredje part avslöja konfidentiell information lämnad enligt detta avtal, Bolaget förbinder sig vidare att inte använda information om Uppfinningen för annat syfte än avsedd utvärdering. Sekretessen gäller dock inte för information som är eller som utan att Bolaget bryter detta avtal blir allmänt känt. § 5 Utvärdering Fas 1.‑ Kommersiell utvärdering Fas 1 är bestämd till x veckor. Under denna tid avser Bolaget att bedöma marknad för Uppfinningen samt uppskatta produktionskostnad etc. Senast en vecka före utgången av Fas 1 ska Bolaget meddela Uppfinnaren eller hans ombud att man önskar gå vidare till Fas 2.

7 Fas 2 ‑ Teknisk utvärdering
Optionsavtal (forts) Innan övergång till Fas 2 äger rum ska parterna överenskomma om de grundläggande villkoren för ett eventuellt licensavtal. Fas 2 ‑ Teknisk utvärdering Under denna fas ska Bolaget i samarbete med Uppfinnaren utarbeta erforderliga prototyper för olika skydd. Dessa ska testas av Bolagets säljare Fas 2 är bestämd till x veckor. Bolaget ska minst 4 veckor före utgången av Fas 2 meddela Uppfinnaren om man önskar förvärva licensavtal varefter förhandlingar för slutgiltigt licensavtal omgående ska upptas mellan parterna. § 6 Ersättning Under optionstiden utgår ersättning till Uppfinnaren enligt följande: Fas :-/vecka. Önskar Bolaget förlänga Fas 1 utgår ersättning för den förlängda tiden med ersättning enligt Fas 2 Fas :-/vecka. Önskar Bolaget förlängning av Fas 2 ska särskild överenskommelse träffas beträffande ersättningen för denna förlängning. Ersättningen ska dock inte utgå med lägre belopp än vad som fastställts för denna fas. Ersättning ska utbetalas per månad i förskott. Första ersättning utbetalas i samband med undertecknandet av detta avtal. Av ersättning för Fas 2 är halva beloppet avräkningsbart mot down payment i licensavtalet. Avslutar Bolaget utvärderingen utan att det följs av licensavtal sker ingen avräkning av utbetalda optionsersättningar. ***** Stockholm den …. mars 2010 Uppfinnaren Bolaget AB ………………………….. ………………………….

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Checklista avseende kompanjonavtal
Besvara följande frågor på enklast möjliga sätt. Besvara endast för i sammanhanget relevanta frågor. Notera egna frågor av gemensamt intresse men som parterna gemensamt överlåter till avtalsskrivaren att föreslå lösning på. 1. Parter Ange parterna med namn och adress 2. Bakgrund Redovisa med några ord det historiska skede som lett fram till önskan om kompanjonskap. Beskriv objektet och/eller verksamheten. Vad har var och en bidragit med. Vilket intresse har respektive part i förhållande till objektet och/eller verksamheten som avtalet omfattar. Vad är ändamålet med objektet och/eller verksamheten. 3. Verksamhetsform Ange under vilken form objektet ska hanteras och/eller verksamheten bedrivas. T.ex. Enbart avtalsreglerat där respektive part tar individuellt ansvar. Handelsbolag eller Aktiebolag med delat men avtalsreglerat ansvar. 4. Status vid avtalets ingående Finns gjorda insatser vilka ska tillmätas ekonomiskt värde och som framgent ska regleras eller går parterna in i avtalet utan anspråk gentemot varandra eller det objekt och/eller den verksamhet som avtalet avser. Finns krav definiera dessa och åsätt dem ett värde. 5. Verksamhetens bedrivande Vilka uppgifter ska respektive part ha inom ramen för avtalet. Sakuppdelning, geografiska avgränsningar, kunduppdelning, marknadssegmentering, etc. Andra avgränsande eller påkallande uppgifter.

17 Forts. Checklista avseende kompanjonavtal
6. Ersättningar Värdering av arbetsinsats inom ramen för avtalad verksamhet. Kr/tim. provisioner, bonus, arvoden, kostnadstäckning, resultatdelning i förhållande till redovisad arbetsinsats, etc. 7. Gemensam egendom Förvaltas inom ramen för avtalet t.ex. immateriella rättigheter (patent, varumärke, mönster). Vilket gemensamt eller ev. individuellt ansvar har parterna i förhållande till egendomen. Under vilka former förvaltas egendomen. Gemensamt eller individuellt rättsinnehav, erhållen licens, agentur. Finns annan form eller objekt under parternas förvaltning. 8. Ansvarsformer Ska beslut beträffande frågor som omfattas av avtalet fattas gemensamt eller svarar var och en gentemot tredje man för sitt beslut. OBS! att om kompanjonskapet bedrivs inom ramen för juridisk bolagsform gäller att i Handelsbolag är alla parter solidariskt och ekonomiskt ansvariga för varandras beslut. Regressregler kan införas i bolagsavtalet. I Aktiebolag gäller ansvar enligt aktiebolagslagen. I aktieägaravtal kan införas regler för röstning vid bolagsstämma och för andelsägares ansvar gentemot varandra utöver vad som regleras i bolagsordningen. 9. Upplösning av avtalet Hur önskar parterna att en upplösning av avtalet ska gå till. Om en part vill utträda ur avtalet ska då all egendom, immateriella som materiella, övergå till den som fortsättningsvis vill förvalta objektet och/eller fortsättningsvis bedriva verksamheten. Hur ska kundrelationer hanteras. Vid gemensamt beslut att upplösa avtalet, ska då tillgångar fördelas lika mellan parterna. Ska parterna var för sig kunna fortsätta verksamhet som omfattats av kompanjonavtalet eller måste den läggas ned. 10. Tvister Om tvist beträffande tolkning eller tillämpning av avtalet uppstår och parterna inte lyckas lösa frågan i förhandling hur ska då tvisten lösas. Genom skiljemannaförfarande (finns många former) eller vid domstol. Skiljedom är hemlig för utomstående. Avgörande i domstol är offentligt. Skiljedomsförfarande är dyrt i förhållande till domstolsförfarande. 11. Giltighetstid Ska avtalet gälla tillsvidare eller ska avtalet upphöra och ev. förnyas efter viss tid. Om tidsbegränsat avtal tillämpas ska andra regler för upplösning gälla i detta fall än vad som överenskommits under p.10. 12. Övrigt Finns andra frågor som parterna vill ska regleras i kompanjonavtalet.